☆ 哪些业务活动可能涉嫌侵犯美国专利
知识产权报 罗勃特·博思

    伴随着日益激烈的市场竞争,中国正逐渐成为世界经济的“黑马”,中国公司也成为美国专利侵权诉讼的主要目标。
    
    
      美国的诉讼比其他国家都多,其中仅专利侵权案每年就达2000至3000宗。在这些专利诉讼中,涉及中国公司的案件越来越多。据悉,在美国国际贸易委员会(简称ITC)审理的337案件中,有2/3涉及中国公司。
    
    
    
      任何想进入美国市场的中国公司都面临着专利诉讼的风险,但很多中国公司可能还没有意识到,在中国发生的某些商业行为也可能在美国遭到起诉。这些行为包括向美国输送侵权商品引诱其他公司侵权、销售侵权成品中所用的原件协助侵权,或在中国用美国专利方法生产产品,然后输送到美国。
    
    
    
      这些商业行为可能产生严重的后果。例如,如果中国公司出口到美国的半导体芯片侵犯了美国专利权,该公司可能在ITC遭到起诉,并被禁止继续向美国出口侵权产品。很多中国公司被起诉后,被迫在美国进行诉讼辩护,这对公司日常业务造成极大影响,而且费用昂贵。要想在美国市场获得成功,中国公司必须了解在中国发生的哪些商业活动可能涉嫌美国专利侵权。本文将阐述美国法律界定的一般侵权类型。
    
    
    
      直接侵权
    
    
    
      根据美国法律,很多行为都可能构成专利侵权,其中最常见的是直接侵权。任何从中国向美国出口产品的中国公司都可能卷入这种形式的侵权。《美国法典》第35卷第271节(a)条规定:
    
    
    
      在专利有效期间,任何人未经授权在美国境内生产、使用、许诺销售或销售任何专利产品,或向美国出口任何专利产品,均构成专利侵权行为。
    
    
    
      除未经授权在美国生产、使用、许诺销售或销售任何专利产品外,中国公司向美国出口侵权商品也属于专利侵权。虽然中国公司逐渐意识到这些问题,但却往往对美国专利宽泛的地域适用范围认识不足。
    
    
    
      一般而言,完全发生在美国境外的活动不受美国专利法管辖。中国公司如果仅在中国境内或美国境外的任何地方生产和销售产品,一般不会侵犯美国专利。但是,如果侵权产品进入美国(无论是产品本身还是作为成品的一部分),中国公司可能需承担专利侵权责任。
    
    
    
      引诱侵权
    
    
    
      美国法律对专利的保护相当严密。虽然中国公司可能仅在中国生产和销售产品,但如果其产品出口到美国,该公司仍然可能遭到起诉。 即使中国公司本身并未出口商品,但如果将产品销售给其他公司,由其他公司将产品出口到美国市场,中国公司仍可能要承担间接侵权责任。《美国法典》第35卷第271节(b)条扩大了侵权责任的范围,使其适用于自身未直接侵犯专利权,但引诱他人侵权的个人或企业。第271节(b)条规定:
    
    
    
      凡积极引诱他人侵犯专利权者应承担侵权责任。
    
    
    
      这里,法条要求必须有鼓励他人侵犯专利权的明确意图。例如,如果中国公司生产侵犯美国专利权的产品,然后故意促使客户将该产品输出到美国,则该公司可能要承担引诱侵权责任。
    
    
    
      协助侵权
    
    
    
      在某些情况下,中国公司如果协助他人直接侵权,向美国销售或出口侵权产品使用的原件或材料,可能要承担另一种形式的间接侵权责任,通常称为“协助侵权”。协助侵权责任可以延伸,如果向美国出口专利机器或材料的元件,被用于实施某种专利工艺,且该元件属于非主要产品,则这种行为可能要承担协助侵权责任。
    
    
    
      《美国法典》第35卷第271节(c)条规定:
    
    
    
      任何人在美国境内许诺销售、销售或向美国出口受专利保护并且构成发明重要部分的机器元件、制成品、组合物或成份,或专利工艺所使用的材料或仪器,如果该人士明知生产或改造这类产品的目的是侵犯专利权,而且这类产品并非主要物品或从事实质性非侵权用途的商品,该人士须承担协助侵权责任。
    
    
    
      要判定中国公司协助侵权,专利权人必须证明:(a)中国公司在美国境内销售、许诺销售或向美国出口专利设备的元件或成份,或实施专利工艺时使用的材料或仪器;(b)该元件是发明的重要部分;(c)中国公司知道该元件是专门为侵犯专利而生产或改造,供他方销售、许诺销售或进口;(d)该元件并非主要物品或从事实质性非侵权用途的商品。
    
    
    
      出口用美国专利工艺生产的产品
    
    
    
      中国公司如果未经授权用美国专利工艺生产商品并将成品出口到美国,则须承担侵权责任。《美国法典》第35卷第271节(g)条的部分目的是加强对美国科技行业的专利保护,特别是制药和生物科技行业。第271节(g)条在相关章节中规定:
    
    
    
      任何人未经授权向美国出口、在美国境内许诺销售、销售或使用采用美国专利工艺生产的产品,且该出口、许诺销售、销售或使用行为发生在该工艺专利有效期内,该人士须承担侵权责任……。就本卷而言,经过下列处理方式后,采用专利工艺生产的产品不构成侵权:(1)该产品经后续工艺作出实质变更;或(2)该产品成为其他产品的琐碎或非必要的元件。
    
    
    
      第271节(g)条并不禁止在美国境外,例如在中国,使用专利工艺。它只适用于在美国境内的行为,例如从中国进口采用美国专利工艺生产的产品到美国。
    
    
    
      国际贸易委员会——337诉讼
    
    
    
      美国《1930年关税法》第337条禁止向美国出口商品时采取不公平的竞争方法和行为。迄今为止,第337条指控的不公平竞争方法大多涉及专利侵权。如果违反了该法律,主审机关并非美国地区法院,而是位于华盛顿特区的ITC。
    
    
    
      ITC对于美国进口的产品具有对物管辖权,不论该产品在何处生产,也不论进口人是谁。例如,半导体芯片生产商在上海生产芯片,并将芯片供应给中国台湾的电脑生产商,然后由台湾公司将电脑成品出口到美国,则ITC对该电脑及其中包含的中国生产的芯片都具有管辖权。
    
    
    
      如果ITC判定侵权成立,则会批准救济,下达“禁止进口令”,禁止进一步向美国出口侵权产品。例如,如果ITC判定上述半导体芯片使用的工艺侵犯了美国专利,则ITC将指示美国海关与边境保护局,禁止进口商将侵权芯片输入到美国。
    
    
    
      ITC调查的范围视调查的标题而定,而不是ITC申诉书列出的产品。因此,任何调查标题涵盖范围之内的产品均有可能被下达禁止进口令,产品不得再输入到美国。ITC禁止进口令也可以适用于某些下游产品,即包含被指控产品的产品。
    
    
    
      为何美国专利诉讼会造成沉重负担
    
    
    
      如果美国法院裁定专利有效,侵权指控成立,则会提供各种救济途径。例如,美国地区法院受理大多数专利侵权诉讼,并有权判令专利所有人获得损害赔偿金,以补偿侵权损失。损害赔偿金可以按专利所有人的利润损失计算,但专利所有人需要证明自己在没有发生侵权行为的情况下可能取得的销售额。损害赔偿金也可以按合理的专利使用费计费。损害赔偿金的计算依据包括侵权产品的销量,有时也包括搭售销量,即销售专利产品时附带销售的无专利的辅助产品。这意味着,如果中国公司被裁定侵权责任成立,则可能面临高额的损害赔偿金。
    
    
    
      被裁定专利侵权的中国公司还会面临另一个重要问题,即法院可能签发禁制令,例如禁止在美国销售侵权的中国产品。联邦地区法院可签发临时禁制令和永久禁制令,以禁止侵权活动。同样,ITC也可以签发命令,禁止侵权商品进入美国市场。
    
    
    
      另外,专利诉讼的律师代理费用也很高,常常高达数百万美元。在某些特殊情况下,法院还会判令败诉方支付对方的全部或部分律师费。